¿PICARO ó PICASSO? ¿PICASSO ó PICASSO? ¿Riesgo de confusión?

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Cuando oyen ustedes la palabra PICARO, lo más probable es que piensen en Lazarillo de Tormes. Por el contrario si oyen PICASSO, lo más probable es que piensen…¿Pablo Picasso? ¿el famoso pintor?

Ahora piensen si ¿existiría la posibilidad de que confundan al PICARO con el PICASSO? Pues, probablemente no, porque ni suenan igual foneticamente ni tiene que ver la pintura con literatura (a pesar de que ambas sean obras o creaciones de un artista y , a pesar de que podríamos encajarlos en el mismo género).

Pues bien, sitúense por un momento en el sector del automóvil. Piensen únicamente en motores, vehículos autobuses y piezas mecánicas. Les suena ¿PICASSO? Hmmmmmmm….probablemente la siguiente palabra que se les puede venir a la mente es…CITROEN…. ¿no es cierto que en este contexto no se les viene a la mente el famoso pintor?

Ahora piensen en PICARO situándose en el sector automóvil. PICARO…MMMM…PICARO…. ¿pues no les suena verdad? y probablemente tampoco les suena a Picasso. Aunque  la fonética sea similar (Pi….so) no es lo mismo decir PICARO que PICASSO.

Como podemos ver son dos contextos diferentes con dos asociaciones muy diferentes. Pero ya está bien de suposiciones, porque todo el tema viene a raíz de la Sentencia de Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (unidad autónoma e independiente integrada en el TJUE) que versa sobre el riesgo de confusión entre las marcas comunitarias.

En concreto tratamos el asunto T-185/02, en el que se plantea un pleito entre la parte demandante (que se compone de varias personas representadas por una en el seno del procedimiento) a saber: Claude Ruiz-Picasso, con domicilio en París (Francia), Paloma Ruiz-Picasso, con domicilio en Londres (Reino Unido), Maya Widmaier-Picasso, con domicilio en París, Marina Ruiz-Picasso, con domicilio en Ginebra (Suiza) y Bernard Ruiz-Picasso, con domicilio en París, es decir <<SUCCESSION PICASSO>> contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). También, existe en el proceso la intervención de la parte coadyuvante que es DaimlerChrysler AG (la que solicitó la concesión de la marca comunitaria PICARO para el sector automovil).

El asunto  que trata el Tribunal Europeo tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, que se interpone a raíz de un procedimiento de oposición entre «succession Picasso» y DaimlerChrysler AG abierto en el marco de registro de la marca comunitaria. 

 BREVE RESUMEN DEL ITER PROCESAL (es decir, cómo hemos llegado hasta el Tribunal):

DaumlerChrysler AG solicitó ante OAMI el registro de la marca comunitaria PICARO (para el sector automóvil, piezas y autobuses) a raíz de lo cual, una vez publicada la solicitud en el Boletín de Marcas Comunitarias, se abrió un procedimiento de oposición a la concesión de la marca europea.

Se opuso a dicha concesión la colectividad <<succession Picasso>> con sus correspondientes alegaciones. En dicho procedimiento de oposición a la marca comunitaria, la División de Oposición de la OAMI, encargada de resolver el asunto, desestimó dicha oposición, por considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata (Picaro y Picasso).

A raíz de dicha desestimación, la <<succession Picasso>> formuló un recurso ante la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, con objeto de que la misma anulara la resolución de la División de Oposición y desestimara la solicitud de la marca comunitaria controvertida.

En consecuencia, la Sala Tercera de Recurso de la OAMI volvió a desestimar el recurso interpuesto.

De modo que, la <<succesion Picasso>>(en adelante: la parte demandante o la parte actora) interpone un recurso ante el Tribunal Europeo de Primera Instancia para que éste anule la decisión de la OAMI, estime la oposición y desestime la solicitud de marca así como, condene en costas a la parte coadyuvante y a la OAMI.

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a los demandantes y  la parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a los demandantes.

UNA VEZ ANTE EL TRIBUNAL SE PLANTEA LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL:

La cuestión fundamental a dilucidar es determinar el riesgo de confusión de una marca con otra. Para ello, OAMI utilizó criterios establecidos por la jurisprudencia y con los que no está de acuerdo la parte actora, a saber:

  • Discrepa la actora, en el punto en que la Sala Tercera de recurso estimó que <<el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de los productos en cuestión>> y que <<cabe suponer que, en el presente caso, el consumidor interesado prestará una atención particular a la hora de comprar estos productos>>. (puesto que es criterio fundamental que para evaluar la existencia de un riesgo de confusión hay que atener a la percepción que se presume en un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, de la categoría de productos o servicios de que se trata). Según los demandantes existe una confusión post venta y no se puede atender solamente al criterio del consumidor final y a su mera percepción.
  • El impacto conceptual del nombre <<Picasso>> en el mercado es muy relevante y << cabe suponer que la mayoría de los consumidores europeos asociarían el término Picasso con el pintor Pablo Picasso>> y no con la marca del automóvil, a lo que los demandantes alegan que el impacto conceptual del nombre no puede prevalecer sobre la similitud fonética y visual de las marcas y no debería examinarse fuera del contexto de automóviles (se debe analizar únicamente en contexto de producto). Además, alegan que en este caso la protección de la marca se limitaría solamente a signos estrictamente idénticos (crearía dudas en cuanto al signo distintivo de producto vaciándolo de contenido y de fuerza distintiva).
  • El carácter distintivo inherente al signo Picasso es tan elevado que cualquier diferencia perceptible puede bastar para excluir todo riesgo de confusión por parte de los consumidores interesados.
  • El consumidor relevante, ante nombre Picasso y la marca que esta encarna no asociará nunca la marca PICARO con el artista español a que se refiere la marca Picasso. Alegan los demandantes en este punto que es suficiente la similitud visual o fonética para acreditar la existencia de riesgo de confusión (prescindiendo de la necesitad de criterio de consumidor medio) y, que la marca posee un carácter distintivo elevado que hace aún más factible el riesgo de confusión. También aduce la actora que la OAMI no examinó si el público podría establecer el vínculo entre la marca PICARO con la marca anterior Picasso.

OPINIÓN DEL TRIBUNAL:

El Tribunal confirma la sentencia de la sala tercera de la OAMI aduciendo a la jurisprudencia reiterada y expone los casos en el que pueda existir un riesgo de confusión entre marcas:

 

<< Constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente>>

<<EL riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en concreto la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios de que se trate>>

Por tanto, en este caso de la marca comunitaria hay que proceder al examen de grado de similitud a nivel comunitario, y estima que  existe un grado de similitud muy débil en cuanto a la similitud fonética y visual entre PICARO y PICASSO. Posteriormente afirma que, tampoco existe similitud en plano conceptual, señalando que al menos uno de los conceptos tiene un significado determinado (Picasso en este caso) y que al llamarse el automóvil igual que el famoso pintor ello conduce a la neutralización de la fuerza distintiva de la marca neutralizando la similitud fonética. Y por último, dado el elevado precio, el sector y la tecnología hay que tener en cuenta la atención más elevada del consumidor medio a la hora de elegir el producto (siempre va a ser mayor).

Por tanto, desestima el recurso interpuesto imponiendo a la actora las costas.

OPINIÓN PERSONAL:

En mi humilde opinión, que es en gran parte acorde con la opinión de la OAMI y del Tribunal de Primera Instancia, si bien no se ve un claro riesgo de confusión, existe una penalización de la marca muy conocida en el mercado, debido a su vinculación con el nombre del pintor.

Si bien el Tribunal y la OAMI analizan el riesgo de confusión atendiendo a un determinado sector e indican que, hay que examinar el mismo acorde con los productos y servicios que se ofrecen, sin embargo, vinculan el nombre fuera del mismo, con un artista conocido. Un artista que no tiene que ver con los productos/servicios vinculados a la marca controvertida.

Si le hiciésemos una pregunta a un consumidor: ¿en un sector de automóvil, con qué asocia usted el nombre <<Picasso>>? La respuesta seguramente no sería la de “con Pablo Picasso”. También, podría existir la pregunta de: “en un sector automóvil, con qué relacionaría usted el nombre de <<PICARO>>” una posible respuesta podría ser “¿será Picasso?” y precisamente podría ser una pregunta debido a que la marca de automóvil Picasso se ha trabajado el nombre en el mercado automóvil. Es decir, es una marca estrechamente vinculada al sector que no se asocia con otro producto, pero, debido a un fuerte vínculo con un nombre de un pintor cuya fama es tan grandiosa, se penaliza su fuerza distintiva. Estoy de acuerdo con que no existe dicho riesgo, pero estrictamente en el punto en el que, un consumidor medio a la hora de elegir un producto de estas características, efectivamente, se fija en el nombre y en las características principales del mismo, y por ello difícilmente se puede confundir que un nombre como PICARO pertenece o está vinculado a la misma empresa que PICASSO.